Nihon Bayer Agrochem K.K. el Instituto Nacio- nal de la Propiedad Industrial si denegatoria de patente

FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 22 de agosto de 2002. Vistos los autos: "Nihon Bayer Agrochem K.K. el Instituto Nacio- nal de la Propiedad Industrial si denegatoria de patente". Considerando: 1Q) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, revocó lo resuelto en la instancia anterior y rechazó la demanda mediante la cual la firma Nihon Bayer Agrochem K.K. impugnó la resolución administrativa PN 960101329, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el14 de septiembre de 1998, con costas de ambas instancias a la actora. Contra ese pronun- ciamiento, la vencida interpuso el recurso extraordinario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201. 2Q) Que la actora, empresa con domicilio en Japón, presentó e18 de febrero de 1996 una solicitud de patente de reválida (acta 335.356), divisional de la solicitud madre compleja presentada el 15 de diciem- bre de 1993. La solicitud madre (acta 326.909) fue finalmente otorga- da, tras resolución judicial (causa 823/99). En opinión de la actora, si el trámite de la solicitud compleja debía regirse por las disposiciones de la ley 111, era evidente su derecho a que la solicitud de patente divisional -cuya fecha debía remontarse al 15 de diciembre de 1993- también fuese regida por el mismo marco legal, conforme a los princi- pios del Convenio de París (art. 4, inc. G, puntos 1y 2) ya las disposi- ciones del acuerdo ADPIC (arts.1.1. y 2). 3Q) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entrañan la interpretación y aplicación de normas de naturaleza federal -Con- venio de París, tratado ADPIC y leyes 24.481 y 24.572-, Yla decisión del tribunal a qua ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3Q, ley 48). 4Q) Que la recurrente funda su derecho esencialmente en el arto 4, inc. G, punto 2, del Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967),y en el arto 2.1. del acuerdo ADPIC, que ordena a los estados miembros cum- plir esas disposiciones. Según esa norma, el solicitante podrá, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente compleja, conservando DE JUSTICIA DE LA NACION 325 2053 la fecha de la solicitud madre inicial -en el caso, el 15 de diciembre de 1993- comofecha de cada solicitud divisional. Fijado el tiempo crítico a diciembre de 1993, habida cuenta de que regía la ley 111, la cual con- templaba el instituto de la revalidación de patentes, la actora se entien- de con derecho a la solicitud divisional presentada por acta 335.356. 5º) Que, sin embargo, las disposiciones del Convenio de París deben ser integradas con los principios y normas del acuerdo ADPIC, y deben ser aplicadas en el contexto global, evitando un criterio hermenéutico que enfrente ambos cuerpos y soslaye la necesaria complementación entre normas y principios. En este orden de ideas, el arto 4, inc. G, punto 2, del Conveniode París no puede ser aplicado aisladamente, sino en el espíritu del tratado ADPIC, y conla debida ponderación de la circunstancia fácti- ca relevante del caso, esto es, considerando que la solicitud compleja era una reválida de patente extranjera. En consecuencia, la solicitud divisio- nal que se formuló el 8 de febrero de 1996 también participa de la carac- terística esencial de ser una revalidación de patente extranjera. 6º) Que, tal como ha establecido esta Corte en la causa "Unilever" (Fallos: 323:3160),la revalidación de patentes extranjeras es una institu- ciónextraña al funcionamiento globaldel sistema de prioridades del acuer- doADPIC,incompatible conlosprincipios que losEstados Miembros acep- taron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden jurídico argen- tino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir dellº de enero de 1995(considerandos 12y 16del precedente "Unilever", Fallos: 323:3160). 7º) Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recu- rrente pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una pa- tente de reválida divisional, tal como se decidió en la resolución dene- gatoria dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procu- rador Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordi- nario deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINÉ O'CONNOR - CARLOS S. FAYT- AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disiden- cia parcial) - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LÓPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia parcial) - ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ(según su voto). 2054 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA . 325 VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ADOLFO ROBERTO V ÁZQUEZ Considerando: 1º) Que Nihon Bayer Agrochem K.K. (una empresa domiciliada en Japón) presentó el 8 de febrero de 1996 una solicitud de patente de reválida, referente a compuestos heterocíclicos para combatir insectos dañinos (acta 335.356), que se postuló comodivisional de la solicitud madre -compleja- requerida el15 de diciembre de 1993mediante acta 326.909 e inscripta posteriormente por efecto de una sentencia judi- cial. Que dicha solicitud de patente de reválida fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por resolución adminis- trativa PN 960101329 del 14 de septiembre de 1998. 2º) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civily Comercial Federal, por su Sala III, revocó lo resuelto en la instancia anterior y rechazó la demanda mediante la cual la firma solicitante impugnó la resolución administrativa indicada, con costas de ambas instancias a su cargo. Contra ese pronunciamiento, la vencida interpuso recurso extraordinario (fs. 166/181),que fue concedidoa fs. 201. 3º) Que, en cuanto aquí interesa, sostiene la recurrente que si el trámite de solicitud madre -compleja- se rigió por las disposiciones de la ley 111, lo mismo debe predicarse respecto de la solicitud divi- sional aunque formalmente se hubiera presentado en momento en que aquélla ya no regía, pues ello es lo que resulta del Convenio de París en cuanto autoriza al solicitante de una patente compleja a dividir la solicitud conservando, como fecha de solicitud parcial, la fecha de la solicitud inicial (art. 4, inc. G, punto 2), esto es, en el sub lite, la del 15 de diciembre de 1993, en que sí estaba en vigor la ley 111. Cita en apoyo de tal solución lo previsto por el arto 2.1. del acuerdo ADPIC, que ordena a los Estados miembros cumplir con tal disposición. 4º) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entrañan la interpretación y aplicación de normas de naturalezá federal -Con- venio de París, tratado ADPIC y leyes 24.481 y 24.472-, y la decisión del tribunal a qua ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3º, ley 48). DE JUSTICIA DE LA NACION 325 2055 5º) Que la correcta comprensión del asunto exige no perder de vis- ta que la solicitud madre -compleja- (acta 326.909) fue una reválida de una patente originalmente concedida en el extranjero el17 de ene- ro de 1986 (fs. 29) y que, en consecuencia, la solicitud divisional pre- sentada el 8 de febrero de 1996 también participa de la característica esencial de ser una revalidación de patente extranjera. 6º) Que tal como lo ha destacado esta Corte, mediante el voto del juez Vázquez, en la causa "Unilever" (Fallos: 323:3160), la revalida- ción de patentes es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que, valga acla- rarlo, adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país. Que, en ese sentido, la revalidación de patentes es una modali- dad incompatible no sólo con el funcionamiento del sistema de prio- ridades del acuerdo ADPIC, sino también con el del Convenio de Pa- rís invocado por la recurrente, cuya contradicción con el régimen otro- ra autorizado por la ley 111, fue destacada tempranamente por auto- rizada doctrina (Di Guglielmo, P., Patentes independientes y paten- tes de reválida, LL, t. 142, pág. 247) y también señalada expresamen- te en el considerando 17 del citado voto redactado para la causa "Uni- lever" (conf. en el mismo sentido: Correa, C.M., El régimen de paten- tes tras la adopción del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad In- telectual relacionados con el comercio, JA, t. 2001-1,pág. 429, capítu- lo IV). 7º) Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recu- rrente, pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una pa- tente de reválida divisional, tal comose decidió en la resolución dene- gatoria dictada por el Instituto de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio: Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procura- dor Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordina- rio deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada. Con cos- tas (art. 68 del CódigoProcesal Civily Comercial de la Nación). Notifí- quese y, oportunamente, devuélvanse los autos. ADOLFO ROBERTO VÁZQUEZ. 2056 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA 325 DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando: Que adhiero a lo expuesto en los considerandos 12 a 42, inclusive, del voto de la mayoría, a los que remito en razón de brevedad. 52) Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuación se detalla: a) que al momento de presentar su soli- citud de reválida de una patente extranjera o "solicitud madre" (15 de diciembre de 1993) regía la ley 111, cuyo régimen admitía esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divi- sional de aquella "solicitud madre" (8 de diciembre de 1996), la ley 111 había sido derogada por la ley 24.481 y qu

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